Cambio normativo para registro de marcas que contengan colores

Como bien sabemos, existen diferentes tipos de marcas que permiten identificar productos y servicios en el mercado. Dentro de las cuales se encuentran: las marcas nominativas, figurativas, mixtas, tridimensionales, sonoras, olfativas, y de color. Esta última, permite que un signo tenga la protección exclusiva sobre un color. Delimitado por una figura, el color debe ir identificado a través de un nombre (azul, rojo, amarillo, etc.) o de manera más específica como PANTONE, Focoltone o RGB. 

Anteriormente para realizar una solicitud de marca, bien fuere figurativa o mixta, no era necesario expresar la voluntad del titular de la marca acerca de la reivindicación de colores, simplemente se debía anexar el logo del signo sin importar el color que fuere, y la resolución de registro de marca establecía el uso de la marca en los mismos colores del logo, sin otorgar exclusividad de uso sobre esos colores en el mercado para esa marca.

Sin embargo, con el cambio normativo que inició el pasado 5 de abril del año en curso, incluye esta vez, que SIEMPRE que se presente una solicitud para registro de marcas ante la SIC que incluya una parte figurativa (logo), se deberá expresar si existe o no la voluntad de reivindicar uno o varios colores.  Buscando así, la exclusividad de explotación de esos colores, para identificar productos o servicios en el mercado. Limitando la posibilidad, que la competencia haga uso de los colores reivindicados sobre sus marcas (siempre y cuando tengan conexión con la línea de negocios con la marca registrada). En caso que esto ocurra y el titular busque la reivindicación de colores sobre su marca, deberá además especificar el o los nombres de los colores con los que desea obtener la exclusividad de explotación sobre la marca. 

Por el contrario, si el titular no desea reivindicar colores sobre su marca figurativa o mixta, deberá anexar a la solicitud un logo a blanco y negro, de lo contrario, si incluye un logo a color, pero expresa que no desea reivindicar colores, la SIC hará un requerimiento de forma sobre la solicitud, pidiendo modificar el logo por uno a blanco y negro. 

A continuación, algunos casos sobre esta variación en las solicitudes de registro, de marcas conocidas: 

• CASO POSTOBÓN: a través de solicitud de registro de marca mixta, la empresa de bebidas gaseosas Postobón S.A., solicitó la reivindicación del color rosado sobre su famosa “Manzana Postobón”, para identificar bebidas gaseosas con sabor a manzana. Este registro otorga un nivel de exclusividad tal a este producto, que otras marcas en el mercado no puedan hacer uso del color Rosado (PANTONE 212C) para identificar bebidas gaseosas y similares en el mercado. Así mismo, la empresa Postobón S.A., registró dos marcas de color para identificar productos comprendidos en la clase 32 de la clasificación internacional de Niza, los cuales son, el color Rosado (PANTONE 183C) delimitado por la forma bidimensional de una botella y otro registro para el color rosado delimitado por la forma bidimensional de un vaso, otorgando exclusividad sobre el color rosado y no sobre la forma bidimensional del objeto que delimita el color. 

• CASO MILO: Nestlé obtuvo el registro del color verde sobre su producto MILO, en este caso no se presentó una solicitud de reivindicación de color sobre una marca, sino que se buscó el registro de una marca de COLOR, lo que es diferente, siendo esta última una clase de marca independiente a las demás, que consiste en registrar el color delimitado en una figura, es decir, el solicitante busca en este caso la exclusividad sobre el color para su producto. 

• CASO CHOCORAMO: Al igual que el caso anterior, la empresa RAMO, obtiene el registro de una marca de color anaranjado, delimitado por la forma bidimensional del chocoramo clásico que todos conocemos.

Fuentes: https://www.sic.gov.co/ruta-pi/marzo2021/cambio-normativo-respecto-de-la-reivindicacion-de-colores-como-caracteristica-distintiva-de-las-marcas

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Casos de estudio de conflictos de marcas de artistas de la industria musical

Cada vez es más común que se presenten disputas por nombres de canciones, grupos u otras denominaciones que los artistas otorgan a sus creaciones en el ámbito musical.

A Continuación te presentamos tres enfrentamientos por los que han pasado varios famosos de la industria musical y que demuestran la importancia del registro de marca.

• Carlos Vives y La Provincia: En Colombia el cantante Carlos Vives cuenta con más de 100 solicitudes de registro de marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio, siendo el artista colombiano con el mayor número de marcas registradas en el país. 

En el año 2017 el señor William José Puche Barraza, solicitó el registro de la marca mixta PROVINCIA COSTANERA para identificar servicios de la clase 41 de la clasificación internacional de Niza (clase referida a servicios de entretenimiento, formación, cultura y deporte).

Frente a esta solicitud, Four Reasons S.A.S., apoderados de Carlos Vives, presentan una solicitud de oposición al registro de la marca, considerando que afecta el derecho de la banda musical “La Provincia”. La cual, es una marca registrada y cuyo titular es Carlos Vives e interpretan obras musicales junto a él. La SIC decide declarar fundada la oposición y a su vez, negar el registro de la solicitud presentada por el señor William José Puché Barraza. 
Fuente: Expediente N° SD2017/0073865 – Resolución Nª 6507

• Adriana Lucía y Porrock: La empresa Four Reasons S.A.S. actuando como apoderada del cantante Carlos Vives, presentó una solicitud de registro para la marca nominativa PORROCK para distinguir productos y servicios en las clases 9 y 41 de la clasificación de Niza, frente a esta solicitud la SIC decide NEGAR el registro de la marca considerando que en Colombia, la artista Adriana Lucía cuenta con una producción musical que lleva este nombre, afectando de esta manera los derechos de autor de la cantante, pudiendo así generar confusiones en los consumidores, e incurriendo de esta manera en una causal de irregistrabilidad de marcas que establece que no puede registrarse un signo que infrinja un derecho de propiedad industrial y de autor sin consentimiento de su titular. 
  Fuente: Expediente N° SD2017/0029217 – Resolución Nª 66496

• Disputa entre Taylor Swift y el parque temático Evermore: La cantante Taylor Swift lanzó una producción musical llamada “Evermore”, frente a lo cual el parque temático, ubicado en Utah – Estados Unidos y cuyo nombre es igual, demandó a la cantante por dos millones de dólares por infracción de derechos marcarios. El parque asegura que los visitantes del parque pueden estar confundiendo éste y relacionándolo directamente como resultado de una colaboración entre Taylor Swift y ellos, añadiendo como argumento que tanto el parque como el álbum de la cantante ofrecen productos similares, algo que respaldan a través de pruebas fotográficas. Por su parte, el equipo legal de Taylor califica los argumentos como “infundados” demostrando que la cantante no tiene relación alguna con los productos y servicios que ofrece el parque temático. 

Luego de que esto ocurriera, el equipo legal de Taylor Swift decide presentar una contrademanda contra el parque temático, la principal razón era no tener las licencias, ni autorizaciones correspondientes para interpretar la música de la cantante dentro del lugar. Actividad que realizaba ignorando las comunicaciones enviadas por parte de BMI (Sociedad de gestión colectiva de Estados Unidos).

Finalmente, tanto Taylor Swift como el Parque Evermore, decidieron retirar sus respectivas demandas (desestimación voluntaria de la demanda), sin que mediara un acuerdo económico entre ellas.

Fuentes: https://pitchfork.com/news/taylor-swift-and-evermore-theme-park-drop-lawsuits/ – https://laverdadnoticias.com/espectaculos/Abogados-de-Taylor-Swift-responden-al-parque-tematico-Evermore-ante-demanda-20210225-0009.html 

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Hablemos de las marcas y la importancia de su registro

Si te mencionamos los nombres: Shakira, Maluma, Carlos Vives, Aterciopelados, Fernando Botero, Johanna Ortiz, Silvia Tcherassi, Juanes, Silvestre Dangond, Mike Bahía, Monsieur Periné, Bomba Estéreo, Andrés Cepeda, sabes que estamos hablando de artistas que han logrado carreras exitosas, cada uno en sus diferentes áreas. Ellos tienen, en definitiva, varios puntos en común: en primer lugar, su gran talento, en segundo la atención a otros aspectos de su carrera que superan su capacidad creativa o artística y, en tercer lugar, el registro de su marca.

Pero, ¿por qué es tan importante registrar la marca de mi proyecto artístico o creativo? Aquí te vamos a contar.

La marca, hace parte de los denominados signos distintivos, es un elemento que permite distinguir tus productos y/o servicios de otros que se ofrecen en el mercado e imprimir en ellos tu sello personal. Es por esto que el registro de marca no puede ser considerado sólo como un mero trámite legal, ya que hace parte de la identidad de tu proyecto.

Realizando una analogía, una marca es para el producto o servicio, como el nombre y personalidad para una persona. Contiene elementos de la esencia del creador, como por ejemplo sus gustos, aficiones, modelo de negocio, público objetivo, calidad en el servicio y/o producto, entre muchos otros elementos que no solo permiten al creador identificarse con ella, sino a su público potencial, comprar y consumir una u otra marca y/o servicio.

Para reforzar este argumento, te traemos los siguientes datos que ayudarán a motivarte a registrar y proteger uno de tus activos más importante; tu marca: 

• A diferencia de las obras protegidas por el derecho de autor (que tienen protección automática), las creaciones protegidas por la propiedad industrial (como es el caso de las marcas) no se protegen con su simple creación, ni tampoco por su uso; por lo tanto, para ser dueño de una marca, debes registrarla ante el organismo que, en tu país, se encargue de estos asuntos. Para el caso de Colombia, es la Superintendencia de Industria y Comercio- SIC. 

Una vez registrada tu marca, tendrás el derecho exclusivo de usar el nombre o logo (según el registro que hayas hecho), así como de protegerla frente a usos no autorizados de terceras personas. 

Aquí va un ejemplo: Camila se dedica a la creación de esculturas en arcilla y decide venderlas y llamar su proyecto “X”, sin embargo, no registra la marca por desconocimiento. Camila empieza a obtener cierto reconocimiento en el mercado con el paso de los años y “X” es reconocida por su calidad. De manera posterior Daniel comienza a vender insumos para esculturas como arcillas, pinceles, entre otros, y , sin tener nada en común, decide llamarlo “X”, y contrario al caso de Camila, él sí registra la marca ante la SIC y le es concedida. Consecutivamente, Daniel se entera que Camila está usando su marca sin su autorización, por lo que inicia las acciones legales para que ella cese el uso de la misma, y efectivamente lo logra. Ahora Camila debe iniciar nuevamente desde cero con otro nombre para su marca y posicionarla nuevamente en el mercado.

Moraleja: pese a que Camila usó antes el nombre, nunca lo registró y por tanto para la ley es como si nunca hubiera existido su marca. Así que, si bien registrar una marca implica una inversión inicial, te protegerá de consecuencias como: reiniciar el posicionamiento de una nueva marca para tu producto y/o servicio, o que haya fuga de tus clientes a la marca que efectivamente sí se registró (ya que llegan a pensar que son el mismo empresario).

• Las marcas tienen protección exclusiva en el territorio donde se solicitan. En Colombia si solicitas el registro ante la SIC, solo tendrás protección en el territorio colombiano y el periodo de protección legal es de diez (10) años, que puede ser renovado por periodos iguales.

• Al momento de escoger tu marca, te recomendamos:

a) Ser original y auténtico, ya que este es uno de los elementos que se analiza para su otorgamiento. Si la marca que solicitas es similar en su denominación o en su aspecto gráfico a otra marca ya registrada en Colombia, esto puede conllevar a su negación u oposición por parte del titular o dueño de una marca previamente registrada que encuentre similitudes desde el punto de vista nominativo o gráfico.
b) Realizar una búsqueda de antecedentes marcarios que permita identificar los signos que se encuentran registrados en el mercado para así conocer las probabilidades o riesgos de negación que existen ante esa posible marca que buscamos registrar. Este procedimiento se solicita ante la SIC y aunque no es requisito para registro de la marca, es una herramienta muy útil para saber a qué nos enfrentaremos en el proceso de registro.
c) Si bien se pueden usar palabras de común utilización, te recomendamos acompañarlas de otras que le otorguen distintividad. Por ejemplo: si vas a vender micrófonos, trata de no utilizar la palabra “micrófono” como marca porque posiblemente será negada, pero sí podrías acompañarla por otras denominaciones que le ayuden a ser original.

• Al registrar tu marca se te otorga la posibilidad de licenciarla, abriendo la oportunidad de recibir ingresos adicionales. Este es además un elemento característico de las franquicias en las cuales se licencia el uso de la marca para explotar un negocio específico. Para el caso de los artistas, estas licencias pueden ocurrir por ejemplo con marcas que quieran patrocinar un proyecto o que quieran que tú seas la imagen del proyecto. Aquí pesará el que tengas tu marca registrada.

• Es importante identificar con claridad el tipo de producto y/o servicio que vas a ofrecer ya que de esto dependerá el análisis de la SIC; su búsqueda se realiza con base en las demás marcas registradas en la clase económica en la cual pides tu marca o en clases conexas o relacionadas. Es decir, aquellas que guardan alguna cercanía con la clase económica que pretendes usar (para esto, es útil consultar la Clasificación Internacional de Niza).

• ¿Registrar mi marca es lo mismo que registrar mi empresa?
  No, es diferente el registro mercantil que se realiza ante las Cámaras de Comercio, del registro de marca que se realiza ante entidades, como la Superintendencia de Industria y Comercio. Con el registro mercantil se cumple un requisito impuesto a los comerciantes, cuando realizan actos o actividades mercantiles. Así que por el hecho de obtener tu registro mercantil, no significa que ya obtuviste el derecho de explotación exclusiva sobre tu marca.

• Hay varios tipos de marcas que puedes registrar, como son las:

a) Nominativas: que incluyen solo la palabra o palabras que identifican tu marca, por ejemplo: “12345”, “Joyería Susana”.
b) Figurativas: que se refieren al aspecto gráfico de una marca sin acompañarla por palabras.
c) Mixtas: que tienen tanto componente nominativo, como gráfico.
d) Tridimensionales: que poseen volumen y se representan en tres dimensiones (ancho, alto y profundo) como los empaques de producto.
e) Sonoras: que consisten exclusivamente en un sonido.
f) Olfativas: que incluyen un olor exclusivamente.
g) De color: que consisten en la protección de un color circunscrito a una forma específica, el cual se identifica con algún código internacional como por ejemplo el Pantone.

• Tanto una persona natural como jurídica puede ser titular de una marca.

• La marca hará parte de tus activos intangibles, puede aumentar el valor de tu negocio, proyecto o empresa y puede negociarse y venderse como cualquier activo de tu propiedad. Recuerda que los activos intangibles para el caso de los proyectos artísticos son esenciales y su adecuada gestión puede traerte importantes beneficios.

En definitiva tu marca es un activo muy importante de tu proyecto profesional o artístico. Por eso, te invitamos a registrarla y que se convierta en el sello personal de tu producto y/o servicio.

En Hemisferio Derecho podemos ayudarte con tu trámite.

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Sobre nombres artísticos y marcas

En la entrega anterior mencionábamos la relevancia de definir cómo queremos ser reconocidos en el mercado y cómo podemos formalizar estos nombres a través de figuras como el seudónimo y la marca comercial. Ahora, definiremos qué es la marca y por qué puede ser útil para un artista o proyecto artístico.                             

La marca comercial es aquel signo conformado por letras, números, formas o colores que usamos para identificar un servicio o un producto en el mercado.  Estas marcas pueden ser nominativas (letras y números), figurativas (figura con o sin color), mixtas (combinación de letras, formas, figuras y colores), incluso sonoras, tridimensionales y olfativas dependiendo de la forma en que las presentemos.

Para ser dueño de una marca, no basta usarla; es necesario realizar un trámite de registro marcario que nos entregará un derecho exclusivo de uso. Es decir, si tenemos una marca registrada podemos prohibir a los demás el uso de la misma sin nuestra autorización, de lo contrario, no.

Este registro se realiza en Colombia ante la Superintendencia de Industria y Comercio y ofrece una protección de 10 años que puede prorrogarse por periodos iguales tantas veces queramos, siempre que estemos usando la marca.

Ahora, más allá del trámite para obtener la protección de una marca, está la decisión estratégica de protegerla, la definición del signo que se usará y la selección de los productos o servicios que se identificarán.

Por eso es vital responder a estas cuestiones cuando estemos enfrentándonos a la decisión de usar una marca para identificarnos:

• ¿Estamos seguros de que con el nombre escogido buscaremos identificarnos en el mercado? Por ejemplo, registramos la marca “Los Caballeros del Bongó” pero ofrecemos los servicios de la banda como “Los Caballeros” entonces el valor y tiempo invertidos en el registro y posicionamiento de la marca, están siendo desperdiciados.
• ¿El nombre que queremos usar es igual o se parece a otro que ya está registrado? No solo porque esto restringirá nuestro registro, sino porque no es estratégico que nuestros seguidores se confundan con otro proyecto artístico.
• ¿Qué buscamos identificar con nuestra marca: sólo nuestras actividades artísticas o además otros productos o servicios?  Para esto es vital conocer la clasificación económica de Niza, una lista internacional integrada por 45 alternativas de productos y servicios que se usa para definir la clase económica en la cual ubicaremos la marca que queremos registrar. Por ejemplo, si queremos usar la marca para identificar nuestro proyecto artístico, podríamos solicitar el registro en la clase 41, pero si además queremos ofrecer una línea de perfumes, artículos de papelería y ropa, solicitaríamos el registro en otras clases económicas como la 16, la 3 y la 25.
• ¿Dónde queremos usar la marca para identificarnos? La protección que otorga un registro de marca es territorial; esto significa que solo se protege en el país en que se solicitó. Así, si queremos por ejemplo proteger en Colombia la marca “Republican Sound”, debemos solicitar el registro en este país, lo cual no impedirá que otro “Republican Sound” use este nombre para identificarse en otros países. Es por eso que debemos evaluar nuestra proyección y conforme a este estudio, registrar nuestra marca en los países elegidos.

Como puede evidenciarse, el asunto tiene algo de elementos técnicos y legales pero mucho más de estrategia; implica concebir nuestra banda o propuesta artística como una unidad de negocio y conforme a ello, darle a nuestros activos intangibles el valor qué se merecen. Recordemos que sin registro no tenemos marca así que por mucho que usemos un nombre o por mucho que nos guste, hasta que no esté protegido como marca, no será realmente nuestro.

En Hemisferio Derecho podemos acompañarte en esta importante decisión y en el camino para proteger y potenciar tu marca artística.